ビジネスを有利に進めるための国際出願の活用の仕方

概要

当事務所では、現在、米国、中国、香港、台湾、ベトナムなどへの国際特許出願（PCTまたは直接出願）のほか、米国、英国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、中国などを指定するマドプロ国際商標登録出願などの国際出願を複数取り扱っています。

多くの場合、その外国で協力者を得てビジネスを進める予定があったうえで、国際出願を行います。

他方で、ビジネスを進める中で、出願を予定していなかった国の事業者から「ぜひ一緒にビジネスを行いたい」という申し出を受けることも多い状況です。

ここで、もし、最初に予定していた国だけに直接、外国特許出願を行っていたという場合で、かつ、日本国内のビジネスを保護するために国内出願（以下「基礎出願」といいます）から一定の期間が経過していた場合には、もう、他の国では特許を取得できないという事態になってしまうことがあります。

このような場合に備えて、どのような手を打っておけばよいのか、国際出願の利用方法についてご説明したいと思います。

第１のターニングポイント

まず、日本国内で基礎出願を行うことになりますが、国内出願の出願日から１年間（特許）、６か月（商標）というパリ条約優先権主張の優先期間に留意することが第１のターニングポイントになります。

優先期間内に国際出願を行うと、諸外国において、日本の基礎出願の出願日に出願した場合と同様に取り扱いになり、先行技術調査などで有利に取り扱ってもらえる利益を得ることができます。

このため、まずは優先期間内に出願できるように、どの国でビジネスを進めるかという計画段階の意思決定が重要になります。

第２のターニングポイント

次に、特許の場合、国際出願の出願日から1年を超えていた場合には、国内出願の公開公報の発行（出願から１年６か月）または、早期に審査が進んで特許を取得し、（出願公開よりも先に）特許公報が発行されているかどうかが第２のターニングポイントになります。

これは、自己の基礎出願が公開されてしまうことで、公知になってしまい、諸外国での審査において、自己の基礎出願が公知技術として取り扱われることで、新規性や進歩性を失って権利化できないことに関するものです。

この場合も、自己の基礎出願が公知になる前に、どの国でビジネスを進めるかという計画段階の意思決定が重要になります。

ただし、優先権主張と異なり、出願日が国内の基礎出願の日まで遡るわけではありません。その国で第三者が先に特許出願していたり、第三者の出願が公開されて公知になっていたりした場合には拒絶されてしまい、国際出願の計画は水泡に帰すので、あくまで、優先期間内に国際出願できなかった時の次善の策でしかないことに留意が必要です。

やはり基本は、優先期間内に国際出願することと、念頭に置いておいてください。